Консультация юриста
Александр Дунаев
- Юрист по защите интеллектуальной собственности
Понятие секрета производства
Для тех, кто впервые сталкивается с данной тематикой сразу поясняем, что понятия «Секрет производства» и «Ноу-хау» идентичны, поскольку второй термин был заимствован из англо-саксонской системы права и достаточно прочно прижился в российском законодательстве и договорной практике.
Статья 1465 Гражданского кодекса РФ приводит двойное название этого объекта интеллектуальной собственности и подразумевает, что секретом производства (ноу-хау) могут быть производственные, технические, экономические и другие сведения, дающие их владельцу преимущества в связи с неизвестностью при условии, что к такой информации нельзя получить доступ, и владелец таких сведений предпринял всё необходимое для соблюдения их в тайне.
Таким образом режим ноу-хау распространяется на что угодно, что имеет реальную ценность для бизнеса, вне зависимости от отрасли, где действует компания-владелец ноу-хау. Например, многие рестораны или даже отдельные кулинары держат в тайне рецепты блюд или их ингредиентов, что позволяет привлекать клиентов необычным вкусом. На химических производствах, производствах продуктов питания и искусственных материалов очень важны формулы веществ, из которых изготавливают строительные материалы, газированные напитки, искусственные ткани, пластмассы и т.д. Патентование формулы может в ряде случаев позволить конкурентам создать собственные материалы, что нежелательно для будущего компании.
Другим примером секрета производства может стать методика управления техническими или бизнес-процессами. Некоторые методы, несмотря на богатый опыт человечества, зачастую позволяют существенно сэкономить, убрать лишние звенья управленцев или структурных подразделений и, соответственно, сократить расходы и повысить маржинальность производства продукции.
Законодатель, в принципе, не ограничивает перечень секретов производства, что делает их одним из удобных рычагов развития современного бизнеса наряду с прочими объектами интеллектуальной собственности.
Отличительная особенность ноу-хау и преимущества
1. Не подлежит публичной регистрации
Ноу-хау занимает особое место в ряду прочих объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Так в отличие от патентов на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, секрет производства не подлежит какой-либо публичной регистрации в Роспатенте или в национальном патентном органе иностранного государства и не подлежит публичному раскрытию в рамках судебной защиты.
2. Не предусмотрена охрана интересов авторов
Если сравнивать секрет производства с объектами авторского права, то несомненно, в ноу-хау имеется существенная авторская составляющая, но она обезличена и права автора в обычном понимании имеют некоторые ограничения. Всё, что создали авторы ноу-хау в рамках трудовых отношений, передается работодателю в качестве служебных произведений и впоследствии засекречивается. То, что создано внешними исполнителями (например, подрядчиками работ по НИОКР), также получает статус ноу-хау после засекречивания.
3. Срок правовой охраны фактически не ограничен
На регистрируемые товарные знаки и патенты устанавливаются конкретные сроки защиты. Объекты авторского права охраняются в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти, затем переходят в общественное достояние.
4. В случае рассекречивания ноу-хау можно зарегистрировать
В состав данного ОИС могут входить любые сведения и документы: техническая документация, математические расчеты, результаты экспериментов или социологических опросов, статистические данные, 3D-модели и любая иная информация в неограниченном объеме.
Важно! Объекты патентования после государственной регистрации уже нельзя перевести в перечень коммерческих секретов, а вот ноу-хау как техническое решение или способ осуществления производства продукции впоследствии можно зарегистрировать в Роспатенте. Это особенно актуально, когда недоброжелатели получили доступ к коммерческим секретам, но ещё не успели оформить на них собственные права. Так конструкторскую документацию можно перевести в разряд технических решений, охраняемых одним или сразу несколькими связанными между собой патентами. Программный код можно зарегистрировать в качестве программы ЭВМ, а также пройти аккредитацию в Минцифры, либо иным образом задепонировать с целью последующей судебной защиты.
Имея монополию на секрет производства, компания может десятилетиями и даже столетиями оставаться лидером определённой отрасли.
Формула напитка Coca—Cola, с 1885г. производившегося в аптеках как лекарство по рецепту медика Джона Пембертона, до сих пор точно не известна. Попытки её копирования породили новые бренды, включая PepsiCo. Сейчас химические формулы обоих напитков примерно одинаковые, разница исключительно в восприятии брендов со стороны рядовых потребителей и качества рекламных кампаний.
Недостатки ноу-хау
Конечно, недостатки секрета производства довольно очевидны. Если подойти немного с юмором к этому, то ноу-хау – это единственный из ОИС, о котором никто не должен догадываться и знать хотя бы о примерном содержании.
Как только секрет раскрывается, он теряет все свойства ОИС. Любое разглашение сведений о ноу-хау влечет крайне тяжелые последствия для его правообладателя. Нередки случаи, когда уволенные работники, ранее допущенные к промышленным секретам, создавали собственный бизнес и начинали жестко конкурировать со своим бывшим работодателем.
В отличие от изобретения, ноу-хау не обладает свойством монополии на защищенные патентом решения, соответственно и судебная защита секрета производства имеет ряд проблем, учитывая непростую процедуру доказывания неправомерного использования коммерческих секретов. Ряд компаний намеренно не регистрируют изобретения, дабы избежать огласки совершенно новых способов производства какого-либо продукта, например, защитной ткани с уникальными свойствами или технологии производства кормов для животных.
Формула изобретения и пояснения к патенту раскрываются в открытых источниках информации, например, на сайте Роспатента в разделе Открытые реестры. Тем не менее, зная общую концепцию изобретения, конкуренты вполне могут создать аналог, что существенно снизит доходы компании. При этом формально нельзя заявить о недобросовестности конкурентов
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами!
Как правильно оформить ноу-хау как объект интеллектуальной собственности?
Для определения наличия каких-либо коммерческих секретов, способных приносить прибыль или снижать издержки, необходимо, в первую очередь, провести глубокий аудит всех результатов интеллектуальной деятельности компании. То, что можно защитить государственной регистрацией (изобретения, промышленный дизайн, полезные модели, программное обеспечение) выделяется соответствующими ОИС с последующим получением охранного документа Роспатента.
Остающиеся сведения, документы, изображения, расчеты и т.п. подлежит переводу в статус ноу-хау. Что для этого необходимо сделать?
1. Разработка и принятие локального нормативного акта
Общие требования к охране ноу-хау закреплены в статье 10 Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Закон устанавливает, что важным этапом является разработка и принятие локального нормативного акта (положение, приказ, политика и т.д.), которым устанавливается режим коммерческой тайны (режим КТ) в отношении определенных этим актом сведений и документов. Перечень информации должен быть конкретным.
2. Подписание дополнительного соглашения к трудовым договорам
С сотрудниками, допущенными к использованию коммерческой тайны, работодатель должен подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам в отношении тех частей ноу-хау, использование которых является прямой должностной обязанностью конкретного сотрудника. Желательно, чтобы кадровая служба или непосредственный руководитель привели в порядок не только трудовой договор, но и должностные инструкции, внутренние положения об отделах.
3. Указание в документах предупреждающих символов
Для исключения ошибок или намеренного введения работодателя или работника в заблуждение относительно природы используемых данных, необходимо каждый бумажный и электронных документ снабжать предупреждающими символами, например, «Конфиденциальная информация», «Коммерческая тайна» и т.п., а также указание на владельца данной информации.
4. Защищенное размещение информации и документов
Все документы и информация для начала должны быть помещены в закрытые металлические шкафы, электронный файлы размещены на сервере и запаролены.
5. Дополнительные уточняющие внутренние акты, инструкции
Причем к регулирующему документу о введении режима КТ работодателю целесообразно принять дополнительные уточняющие внутренние акты, инструкции, например, порядок доступа к ноу-хау, порядок хранения документов, относящихся к КТ, порядок предоставления третьим лицам информации, подпадающей под режим КТ. Перечень подобных локальных актов компании не ограничен. Во многом все зависит от фантазии руководителя и его команды.
6. Проведение профилактической работы по контролю хранения, использованию и т.д
Не менее важной составляющей являются проведение профилактической работы по контролю использования секретной информации, по порядку ее хранения, пересылки, защиты серверов и персональных компьютеров и аккаунтов сотрудников и т.п. Вся детализация подобной деятельности должна относиться к функционалу специальной службы компании или конкретного должностного лица. При отсутствии контрольного органа по проверке соблюдения режима КТ и предотвращению хищения секретной информации, ноу-хау будет крайне уязвимым для хакеров и прочих недоброжелателей.
7. Определение дополнительной и критически важной информации
В режиме ноу-хау может храниться также документация и информация, не относящаяся к нему, но являющаяся критически важной в случае ее утери или взлома злоумышленниками (сведения о банковских депозитах, перечень контрагентов, персональные данные сотрудников и т.д.). В ряде случаев признание таких сведений ноу-хау зависит о решения руководителя компании или уполномоченного им лица.
8. Разработка соглашения о конфиденциальности к основному договору
Если разработкой или внедрением ноу-хау занимается подрядчик, в договоре с ним обязательно должны быть регламентированы аналогичные процедуры засекречивания получаемой коммерческой информации. При этом желательно, чтобы в разделе об ответственности привлекаемой организации были обязанности выплаты крупных штрафов за доказанные факты разглашения коммерческой информации заказчика. В остальном действуют стандартные положения гражданского кодекса РФ, позволяющие взыскать убытки с нерадивого контрагента.
Ноу-хау учитывается в качестве нематериального актива в соответствии с Приказом Минфина РФ от 30 мая 2022 г. N 86н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Согласно указанному стандарту секрет производства, наряду с прочими ОИС, учитывается на основании общей суммы расходов на создание данного объекта.
Как можно распорядиться секретом производства?
Несмотря на свою «скрытность», секрет производства, как мы упомянули выше, обладает свойством нематериального актива (НМА), который можно и нужно использовать в деловом обороте.
Компания с правильно сформированным ноу-хау может осуществлять в отношении него следующие операции:
- Провести аудит и оценку всех секретов производства для капитализации бизнеса. Результатами такого аудита могут быть:
- Определение перечня и содержания действительных, а не мнимых секретов.
- Установление рыночной стоимость ноу-хау для различных коммерческих целей, например, внесение в уставной капитал дочерней компании в качестве нематериального актива, расчет стоимости франшиз или лицензий, либо увеличение уставного капитала основной компании.
- Установление конкурентов, незаконно использующих РИД заказчика (производство, торговля, услуги) с целью последующего возбуждения судебных дел или обращения в Федеральную антимонопольную службу РФ.
- Формирование налогооблагаемой базы, в том числе для начисления амортизации на используемые НМА.
- Передать право использования ноу-хау по лицензионному договору либо в рамках франшизы (договора коммерческой концессии) совместно с другими ОИС. Лицензия или франшиза позволяют наладить производство продукции или оказание специфических услуг в масштабах страны или всего мира. При этом правообладатель ноу-хау будет получать регулярный доход в форме лицензионных платежей (роялти, паушальный платеж).
- Использовать право на ноу-хау как способ получения дополнительного дохода при возмещении убытков или взыскания денежных компенсаций с недобросовестных контрагентов и иных третьих лиц, незаконно использующих ноу-хау.
- Правообладатель, наконец, вправе передать исключительное право на ноу-хау (по сути – продать секрет производства) любому заинтересованному лицу. Причины могут быть разными, но сам факт реализации такого права будет означать смену правообладателя.
Судебные споры вокруг ноу-хау
При доказывании незаконного использования ноу-хау и причинения убытков истцы часто забывают о необходимости представления данных, что в отношении значимой для бизнеса информации был введен режим коммерческой тайны.
Так в решении по делу N А55-14970/2023, рассмотренном в арбитражном суде Ярославской области суд отказал истцу в удовлетворении требований о взыскании убытков на общую сумму свыше 47 миллионов рублей к бывшему совладельцу компании, производящей медицинские препараты.
Как следовало из исковых требований, бывший совладелец учредил собственное общество с ограниченной ответственностью и использовал ноу-хау компании для производства контрафактной продукции. Конкурируя на одном рынке бывшими коллегами, ответчик недобросовестно конкурировал с истцом, переманивая покупателей, чем и причинил убытки в форме упущенной выгоды за период с 2012 по 2021 годы.
Как установили суды первой и апелляционной инстанций, истец не ввел в отношении спорной информации режим коммерческой тайны, соответственно подтвердить действительный факт неправомерного использования коммерческой тайны суд отказался.
Другой категорией споров является признание о недействительности сделок о передаче исключительных прав на ноу-хау. Как правило, в процессе ведения переговоров правообладатель, заявивший свои права на ноу-хау, в период переговоров не предоставляет всех данных, что логично. После подписания сделки и оплаты прав приобретатель часто не может наладить аналогичную деятельность, поскольку переданные данные, по его мнению, не обладают какой-либо ценностью. В подобных спорах речь часто идет о добросовестности одной из сторон.
В деле А65-23495/2023 о взыскании задолженности по лицензионному договору истец доказал, что надлежащим образом передал ответчику ноу-хау, состоящее из сведений и документов для открытия торговой точки.
К документам относилось: рекомендации и требования по подбору сотрудников на торговую точку; руководство по использованию фирменного стиля (брендбук), которое включает в себя подробное описание использования каждого фирменного элемента на различных носителях, как рекламных, так и корпоративных; пакет маркетинговых инструментов, подготовленных к печати; исходники этикеток, подготовленных к печати, по номенклатуре в соответствии с ассортиментом торговой точки; технология подбора помещения для торговой точки; дизайн-макет торговой точки, содержащий основные параметры и технические характеристики оборудования. Суд поддержал требования истца, т.к. не было доказано уклонение от передачи лицензиаром коммерческой информации, либо раскрытие секрета производства третьим лицам.
В ряде случаев при передаче права использования ноу-хау суды рассматривают дела, связанные с непередачей ноу-хау, что также относиться к проявлениям недобросовестности.
Так в деле N А65-27935/2023 Арбитражный суд Республики Татарстан исследовал обстоятельства спора индивидуальных предпринимателей по заключенному лицензионному договору на использование ноу-хау.
Как утверждал истец (он же лицензиат), ответчик (лицензиар) пообещал ему передать ноу-хау для целей повышения прибыли. По условиям договора лицензиат внес паушальный платеж и роялти. Лицензиар со своей стороны не предоставил доступ к файлохранилищу, где должны были находиться конфиденциальные сведения. Требования истца суд удовлетворил.
Подводим итоги
Ноу-хау обладает рядом преимуществ и в выигрыше от его использования будет тот, кто организовал идеальную систему защиты конфиденциальной информации.
Ноу хау может потерять свою привлекательность в результате раскрытия, либо изменения конъюнктуры рынка.
Секрет производства не требует регистрации и одновременно является объектом интеллектуальной собственности, играющего двойную роль – способа получения основного или дополнительного дохода и, одновременно, средства капитализации бизнеса.
В спорах вокруг ноу-хау часто проявляются признаки недобросовестности одной из сторон таких договоров. При заключении договора с правообладателем, другая сторона сделки должна предпринять максимальные усилия для подтверждения действительной значимости приобретаемой информации.
Автор статьи: Александр Дунаев, IP-юрист
стоимость
Стоимость услуг
Предварительная консультация
бесплатноКонсультация с анализом документов
от 5 000 руб.Внедрение режима секрета производства
от 80 000 руб.
