Консультация юриста
Александр Дунаев
- Юрист по защите интеллектуальной собственности
В нашей последней статье мы раскрываем, как тщательный аудит может не только защитить ваши инновации и творческие достижения, но и выявить потенциальные возможности для роста и развития вашего предприятия. Узнайте, почему аудит интеллектуальной собственности является критически важным инструментом в арсенале любой прогрессивной компании и как правильно его провести, чтобы получить конкурентное преимущество и укрепить свои позиции на рынке.
Понятие и цели аудита ИС
Понятие «аудит» является универсальным. Мы часто слышим или читаем: аудит финансовой отчетности, юридический аудит и т.д. В широком смысле аудит – это профессиональная оценка или проверка результатов какой-либо деятельности, документации или объектов материального мира. С учетом данного понимания Аудит интеллектуальной собственности (ИС) — это процесс, который может включать в себя анализ наличия и эффективного использования имеющихся у компании объектов ИС (товарные знаки, коммерческие обозначения, патенты, программы для ЭВМ и базы данных, объекты авторских и смежных прав, ноу-хау, информация, составляющая коммерческую тайну и т.д.).
Также данный аудит заказывают с целью установления фактически имеющихся у организаций результатов интеллектуальной деятельности (РИД) с целью их последующей капитализации (постановки на учет в качестве нематериальных активов (НМА). При этом аудит интеллектуальной деятельности может являться частью аудита всех активов предприятия.
Целями аудита могут быть:
- Внесение объектов ИС в уставной капитал компании в качестве нематериального актива.
- Установление конкурентов, незаконно использующих РИД заказчика (производство, торговля, услуги).
- Формирование налогооблагаемой базы, в том числе для начисления амортизации на используемые НМА.
- Формирование условий договоров о стоимости лицензий или вознаграждений за отчуждение.
- Расчет ущерба при незаконном использовании РИД третьими лицами.
С помощью аудита ИС заказчик сможет установить:
- Кто на самом деле является правообладателем нематериальных активов.
- Нужно ли провести корректировку документов-оснований возникновения прав на РИД?
- Нужно ли подавать в Роспатент какие-либо уточнения в отношении зарегистрированных объектов?
- Имеются ли правовые или финансовые риски, или иные угрозы, связанные с незаконным использованием принадлежащих бизнесу РИД?
- Требуется ли вносить изменения или формировать комплекты документов, связанных с созданием и использованием служебных произведений?
- Можно ли извлечь дополнительный доход от использования РИД в виде выдачи лицензий дочерним компаниям, дистрибуторам или иным заинтересованным лицам.
- В случае возмездного отчуждения или наоборот – приобретения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности также требуется их оценка.
Какие существуют типы аудита ИС ?
Сложившаяся мировая практика разделяет аудит ИС на следующие категории:
- Общий аудит.
- Аудит, связанный с конкретным событием.
- Целевой аудит.
Общий аудит
Его можно ещё назвать стратегическим аудитом. Инициируется высшими органами управления компаний, планирующих внедрение новых технологий или создающих новое направление своей деятельности. В зависимости от отрасли, в которой его планируют проводить, определяется список требований к такому аудиту и перечень объектов интеллектуальной деятельности, планируемых для анализа.
Так крупная производственная компания, занимающаяся выпуском авиадвигателей, в первую очередь обратит внимание на аудит технических решений, патентование изобретений и полезных моделей, защиту технической документации и служебной информации, перевод в разряд коммерческой тайны перечня поставщиков и подрядчиков, обратит внимание на оформление передачи служебных произведений работодателю сотрудниками конструкторских бюро и дизайнерских отделов.
IT-компания, конечно же, направит внимание на закрепление за собой прав на созданные работниками или подрядчиками программные коды, на регистрацию ПО или баз данных в Роспатенте, на условия лицензионных или сублицензионных договоров, на постановку на учет создаваемого программного обеспечения в качестве НМА с целью капитализации бизнеса или включения компании и созданных ею продуктов в реестр Минцифры России с целью получения финансовых и прочих льгот.
Торговая компания будет защищать свой бренд, зарегистрированный товарный знак или коммерческое обозначение. Немаловажным фактором также будет являться защита от незаконных действий конкурентов, без разрешения использующих товарные знаки и авторские произведения (изображения, фотографии, инфографику) в сети Интернет, наносящие их на свои товары и упаковку, либо использующих чужие объекты ИС в карточках собственных товаров на маркетплейсах.
И это всего лишь общие примеры. Конечно же, в действительности набор ИС у компаний может быть смешанным.
Аудит ИС, связанный с конкретным событием
Таковым может стать любое бизнес-событие, затрагивающее деятельность организации. Вот некоторые примеры:
- Предстоящее слияние, поглощение или разделение компании, где НМА должны быть установлены, посчитаны, оценены и распределены для дальнейшего перераспределения в рамках реорганизации фирмы.
- Предстоящее банкротство, в рамках которого внешний управляющий обязан провести оценку всей конкурсной массы с целью последующей реализации на аукционах материальных и нематериальных объектов (исключительных прав).
- Выход на IPO, когда предполагается открытие сведений о существенной части бизнеса для изучения потенциальными инвесторами.
- Увеличение уставного капитала, где установленные и оцененные НМА позволят изменить номинальную стоимость акций/долей в сторону увеличения.
- Выявление прибыльных направлений деятельности, в т.ч. связанных с выдачей лицензий на патенты, товарные знаки или иные объекты ИС.
Целевой аудит
Он условно схож с предыдущим типом аудита. Но в этом случае аудит проводится в очень узком диапазоне и только по конкретной тематике.
Например:
- Проведение анализа использования товарного знака в случае подачи иска третьим лицом о досрочном прекращении его правовой охраны в связи с неиспользованием.
- Анализ правомерности государственной регистрации патента на изобретение в случае подачи в Палату по патентным спорам возражения конкурента как заинтересованного лица из-за якобы нарушения процедуры регистрации права в Роспатенте.
- Анализ документов в области техники в связи с планируемой подачей в Роспатент заявки на регистрацию полезной модели и выдачи патента.
- Изучение внутренних документов компании, связанных с получением прав на служебные произведения, созданные работниками. Здесь устанавливается риски их неправильного оформления и, соответственно, возможность в будущем лишиться прав на РИД, созданный работниками компании.
Указанные виды аудитов могут проводиться как в части общего аудита, так и обособленно.
Преимущества аудита ИС для бизнеса
Роль объектов интеллектуальной собственности по определенным причинам недооценивается многими предпринимателями и компаниями в России. А тем временем в развитых странах объекты ИС являются чуть ли не ключевыми факторами бизнеса, позволяющими:
- увеличить его маржинальность за счет капитализации НМА;
- применить новые запатентованные методы производства уникальной продукции для получения конкурентных преимуществ;
- сдержать недобросовестных конкурентов путем наложения жестких санкций за незаконное использование узнаваемых брендов и т.д.
За примерами далеко ходить не надо. Так бренд Coca-Cola и формула изготовления темно-бурой жидкости уже более ста лет защищены законодательно на международном уровне. Наименования, дизайны автомобилей, технические решения известных автомобильных марок максимально плотно защищены товарными знаками по международной и национальной регистрации, патентами на изобретения, полезными моделями и промышленными образцами практически по всему миру.
Исключительные права Билла Гейтса на программное обеспечение позволили ему стать одним из самых богатых людей на планете и фактически монополизировать рынок базового ПО, устанавливаемого на современные компьютеры, без которого они бесполезны.
Кроме того, нарушение прав на ИС влечет применение мер административной и уголовной ответственности, в том числе наложение оборотных штрафов органами Федеральной антимонопольной службы РФ.
Как указано выше, аудит интеллектуальной собственности служит стратегическим или операционным задачам компаний. Вот несколько основных преимуществ данного аудита для бизнеса:
- Он позволяет выявить перспективные точки роста организации за счет внедрения и получения прав на новые технологии или методы коммерческой деятельности.
- Помогает заранее выявить и устранить существенные финансовые и правовые риски, снизить основания для привлечения к административной или уголовной ответственности, инициацию исков в арбитражном суде.
Результат аудита интеллектуальной деятельности позволяет руководителям компании по-новому взглянуть на собственный бизнес, так как он является отправной точкой для корректировки или внедрения новых управленческих решений.
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами!
Кто проводит аудит ИС ?
Кто все эти люди?!
Конечно же, данной работой должны заниматься профессионалы, имеющие как теоретические, так и практические знания и опыт. При этом аудиторами они официально могут не называться. Перечислим основные профессии проверяющих: патентные поверенные по товарным знакам, изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам; IP юристы консалтинговых компаний (юристы по интеллектуальной собственности); IT специалисты, эксперты по досудебным экспертизам и т.д.
Процедура проведения аудита
Этап 1 – Подготовительный
Это самый важный и значимый этап работы. Здесь заказчик должен сформировать основную задачу – что он хочет получить по итогу проведения проверки. Понимание цели создаст правильные подходы к работе и определит общий объем процесса подготовки (объем поиска, запроса документов и информации).
В рамках подготовительного этапа заказчик и исполнитель собирают информацию и документы. Заказчик внутри компании проводит сбор первичных документов, внутренних положений, переписки, договоров и т.д. Исполнитель осуществляет изучение документов и полезной информации из внешних источников (запросы в уполномоченные органы, оценка сведений из открытых источников, взаимодействие с лицами, так или иначе использующих ИС заказчика и т.д.).
После сбора информации составляется «дорожная карта» работ по аудиту ИС: формируется перечень проверяемых РИД, отделов и структурных подразделений компании и ее контрагентов, составляется список работников, с которыми необходимо организовать встречи и получение информации, определяется перечень документации, которую необходимо проверить в рамках аудита, исправить, дополнить, переработать полностью.
Вся деятельность аудиторов ИС подлежит планированию по срокам и расходам. Если проводится общий аудит интеллектуальной собственности, такая работа в крупной организации с длительной историей может занять несколько месяцев. Соответственно заказчик должен сформировать и согласовать с исполнителем стоимость таких услуг и график оплаты.
Также важно определить – должны ли специалисты выезжать на место нахождения организации или проверку можно проводить удаленно. Практика показывает, что львиную часть работы специалисты выполняют удаленно путем электронного обмена информацией.
Этап 2 – проведение аудита
На этом этапе рекомендуется сначала провести полную оценку всего объема заявленных заказчиком и выявленных на подготовительном этапе объектов ИС компании. Необходимо досконально изучить основания возникновения прав на данные нематериальные активы.
Примеры:
- В ходе проверки результатов деятельности веб-разработчика IT-отдела было установлено, что служебное задание выдавалось на разработку одного программного кода, в отчете фигурировал совсем другой. При этом бухгалтерия не отразила в учете выплату авторского вознаграждения и не получила от работника подпись на акте приема-передачи РИД. Все эти факторы в будущем могли грозить риском утери прав на разработанное ПО.
- При проведении проверки прав на зарегистрированный ранее товарный знак было выявлено, что заказчик его длительное время не использовал – не наносил на товары или упаковку, не заказывал рекламу таких товаров, не демонстрировал на своем сайте, в рекламе и иными способами не использовал данное средство индивидуализации. Риск утери прав на такой товарный знак был очевиден, так как любое заинтересованное лицо вправе обратиться с иском в Суд по интеллектуальным правам с требованием о досрочном прекращении правовой охраны такого товарного знака.
Зачастую в ходе проверки выясняется, что часть НМА, в том числе права на администрирование сайтов, принадлежит другим лицам (компании-партнеры, подрядчики работ по НИОКР, бывшие руководители, правообладатели объектов авторских прав). Уже при выявлении этих факторов заказчику рекомендуется незамедлительно урегулировать все формальности, например, произвести выкуп прав по возмездному договору, получить и/или зарегистрировать лицензионный договор, корректно оформить внутренние документы на служебные произведения, оформить права администрирования доменных имен и т.д.
Примеры работ, в ходе которых были установлены нарушения исключительных прав третьими лицами.
- В ходе изучения открытых источников было установлено, что организация-конкурент на протяжении нескольких лет участвовала в аукционах по заключению государственных контрактов на поставку государственным заказчикам деталей, изготовленных по технологии нашего клиента.
По результатам аудита клиент обратился с иском в арбитражный суд с требованием о запрете изготовления и введения в гражданский оборот контрафактной продукции, о выплате денежной компенсации. - Для торговой компании был заказан мониторинг использования её товарного знака в сети Интернет. По итогам проведения анализа было установлено, что около десятка компаний в регионах используют товарный знак для продажи неоригинальной продукции, в том числе через маркетплейсы и специализированные интернет-магазины. Это послужило основанием для обращения в правоохранительные органы, а также в арбитражные суды с исками о запрете использования обозначений, взыскании компенсаций.
По итогам проверки специалисты составляют юридическое заключение с указанием рекомендаций, выполнение которых заказчиком поможет ему в полном объеме решить все задачи, связанные с использованием объектов ИС.
Что происходит после окончания аудита ИС ?
Итоги подобного аудита заканчиваются принятием заказчиком управленческих решений.
В первую очередь составляется перечень угроз и мер по их предотвращению (определяется список нарушителей прав на ИС и соответствующие действия по прекращению таких нарушений, формируются требования по устранению недостатков правоустанавливающих документов).
Результаты проведенного анализа позволят согласовать план действий относительно того, что нужно сделать для защиты уже зарегистрированных, а также незарегистрированных РИД.
В производственной компании, вероятнее всего, могут быть выявлены технические решения, подлежащие дальнейшему патентованию, либо переводу в статус ноу-хау. Компания, использующая определенный товарный знак, может принять решение провести ребрендинг и зарегистрировать дополнительно несколько дополнительных товарных знаков/знаков обслуживания.
В случае выявления у конкурента сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного позже, целесообразно незамедлительно направить возражение в Палату по патентным спорам против предоставления правовой охраны товарному знаку конкурента.
Наличие полного списка объектов ИС является самостоятельным основанием для проведения оценки и переоценки стоимости НМА. Это особенно актуально в начале деятельности новой компании, в том числе созданной по итогам реорганизации (выделения, разделения).
___________________________
Не откладывайте аудит интеллектуальной собственности на потом, доверьтесь экспертам нашей компании и получите полный спектр услуг, которые помогут Вам выявить, оценить и защитить интеллектуальные активы. С нашей помощью вы получите профессиональное и надежное партнерство, направленное на достижение Ваших бизнес-целей и успеха на рынке.
Автор статьи: Александр Дунаев, IP-юрист компании ООО «Обедин и партнеры»
стоимость
Стоимость услуг
Предварительная консультация
бесплатноКонсультация с анализом документов
от 5 000 руб.Аудит интеллектуальной собственности
цена по запросу
Just stumbled upon betr7 and gotta say, I’m liking what I see so far. They’ve got a good selection of games and the site is easy to navigate. Might be my new go-to spot. Pop over and see for yourself: betr7
Lost my Lotus365 login ID again! Ugh. At least the site’s straightforward to navigate to recover it. Hope they’ve got good security, you know? Sorted my login here: lotus365loginid
Onabetcasino’s got a decent selection of games to try out. Give it a shot and see what you think! onabetcasino
Interesting article! Transparency in gaming is huge – seeing RTP rates like those at ssg77 games really builds trust. Data-driven decisions are key for smart players, it seems! 🤔
For all you Bong88 fans, vivabong88net is the spot! They seem to have all the latest info and access points. Check it out ASAP for a good betting experience. Let’s go to vivabong88net!
Alright, Pixbetcassino is on my radar now. It’s got a decent selection of games and the site looks pretty sharp. I’m still exploring, but the initial impression is positive. Take a peek at pixbetcassino